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Sentencia 2012-00117 de julio 19 de 2017
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Radicación: 17001-23-31-000-2012-00117-01 (20435)
Consejera Ponente:
Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto
Actor: Compañía Manufacturera Manisol S.A.
Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN
Impuestos aduaneros
Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.
Fallo
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 6 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión, que resolvió: “PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la liquidación oficial de valor, Resolución 102412011000494 del 28 de julio de 2011 y Resolución 1-00-223-101162 del 11 de noviembre de 2011, que resolvió el recurso de reconsideración, de acuerdo a lo planteado en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO. DEJAR EN FIRME las declaraciones de importación relacionadas en los actos demandados presentadas por la Compañía Manufacturera Manisol S.A. en mayo y junio de 2008. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso, DEVUÉLVASE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE el proceso, previas anotaciones del caso en el sistema justicia Siglo XXI. CUARTO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. QUINTO. Sin costas. Por lo dicho en la parte motiva de la providencia. […]”(1).
Antecedentes
El 15 de abril de 2011, la división de fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales profirió el requerimiento especial aduanero 0000136, por medio del cual propuso modificar 35 declaraciones de importación presentadas por la COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL S.A., en los meses de mayo y junio de 2008, en el sentido de liquidar un mayor valor a pagar de $
180.917.564,86 por concepto de arancel e IVA y una sanción de $ 230.762.200,08(2). La contribuyente dio respuesta oportuna al requerimiento especial(3).
El 28 de julio de 2011, la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales profirió la liquidación oficial de revisión de valor 102412011000494 en la que mantuvo las glosas propuestas, para un total saldo a pagar a cargo de la contribuyente de $ 411.679.764,94.
Contra el anterior acto administrativo, la sociedad interpuso recurso de reconsideración(4), el cual fue decidido mediante la Resolución 1-00-223-10162 del 11 de noviembre de 2011, expedida por la subdirección de gestión de recursos jurídicos, en el sentido de confirmar el acto recurrido(5).
Demanda
La COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló las siguientes pretensiones: “A. Respetuosamente solicitamos al honorable magistrado que, se declare la nulidad total de las resoluciones 102412011000494 del 28 de julio de 2011 y 1-00-223-10162 del 11 de noviembre de 2011, como consecuencia de su ilegalidad. B. Como restablecimiento del derecho, solicitamos se declare la firmeza de las declaraciones de importación presentadas por MANISOL en mayo y junio de 2008 relacionadas en el numeral anterior, y por ende, se declare a MANISOL a paz y salvo ante la DIAN respecto de las sumas objeto de discusión. C. Subsidiariamente, y en caso que se decidiera que las regalías por MANISOL a BATA hacen parte del valor en aduana de las mercancías importadas, es decir, son un mayor valor de la adquisición, que se declare que dicho pago no está sujeto a retención en la fuente por concepto de regalías”(6).
La demandante invocó como normas violadas las siguientes(7): — Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 - Acuerdo de valor del GATT. Literal c) del numeral 1º y los numerales 3º y 4º del artículo VII. — Anexo I del Acuerdo del Valor del GATT, Notas Interpretativas. Nota al artículo 8º, párrafo 1, C) y párrafo 3. — Decisión 571 de 2003 de la CAN, sobre el valor en aduana de las mercancías importadas. — Artículos 29 y 83 de la Constitución Política. — Artículo 26 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, que reglamenta la Decisión 571 de 2003. — Decreto 2685 de 1999. Estatuto Aduanero. — Artículos 174 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000. — Artículos 35, 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo. — Artículo 1602 de Código Civil. — Artículos 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
Expuso que existe una indebida interpretación del literal c), numeral 1º del artículo 8º del Acuerdo del Valor del GATT, toda vez que el pago de la regalía que se realiza no constituye una condición de venta de las mercancías importadas.
Argumentó que la administración presume y da por sentado que, por el simple hecho de existir vinculación entre los proveedores y BATA, se cumple con el requisito de la condición de venta.
Puntualizó que los vendedores de las mercancías (vinculados o no) son personas jurídicas distintas al licenciante de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, las regalías van al otorgante de la licencia y el precio de las mercancías importadas a sus vendedores como Dynasty Footwear Ltd., Top Winner Canada Trading Inc., Cortina China Limited, Calzado Atlas S.A., Afta Footwear (H.K) Limited, Lea International Enterprises Limited, entre otros.
Explicó que, de acuerdo con el contrato de licencia, en caso de que MANISOL no pague las regalías anuales dentro del plazo convenido, deberá pagar a BATA BRANDS intereses moratorios hasta la fecha en que se efectúe el pago, a una tasa del 12% anual, calculado sobre la balanza comercial desde el inicio hasta la fecha que sea pagada la deuda o terminar el contrato de uso de la marca en cualquier momento. Por lo tanto, las consecuencias por el no pago de las regalías no se relacionan con la importación de las mercancías.
Explicó que, con excepción de los proveedores Bata Shoe Singapore Pte Ltd, Catacu S.A. y Power Athletics Limited, los proveedores de mercancías de MANISOL no son empresas vinculadas a BATA BRANDS de conformidad con el numeral 4 del artículo 15 del Acuerdo del Valor de la OMC, ni hacen parte de una organización multinacional Bata Shoe Organization de la cual hace parte MANISOL.
Señaló que la DIAN no realizó un análisis de las cláusulas de contrato de licencia para determinar si existe una condición de venta de las mercancías para la exportación. Indicó que no existe ni en el contrato ni en otro escrito que indique que la falta de pago de regalías por parte de MANISOL impide la venta de mercancías por parte de los proveedores.
Manifestó que la regalía no está incluida en el valor en aduana de las mercancías importadas, toda vez que no se cumple con ninguno de los requisitos exigidos en el literal c) numeral 1º del artículo 8º del Acuerdo de Valor del GATT y, como consecuencia, el valor de dichas regalías fue tratado por la demandante como la explotación de un intangible sometido a una retención del 33% a título de renta. Agregó que el criterio de la DIAN expresado en los actos, es contrario al recaudo, pues, de ser la regalía un mayor valor del bien importado, no estaría sometido a retención en la fuente.
Indicó que, de confirmarse los actos administrativos, la sociedad beneficiaria de las regalías tiene derecho a que el Estado le rembolse el 33% de las retenciones en la fuente practicadas al girar las sumas de dinero.
Expresó que existe indebida aplicación del artículo 26 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, toda vez que el contrato de licencia no establece que el licenciante está concediendo unos derechos de propiedad intelectual para producir ni para vender un producto por parte de MANISOL S.A., y mucho menos para la “distribución o reventa”.
Precisó que se presenta nulidad por falta de aplicación del numeral 3º del artículo 8º del Acuerdo del Valor del GATT, toda vez que no se puede determinar, mediante datos objetivos o cuantificables, la parte del canon que corresponde exclusivamente al uso de la mercancía importada, ya que no existen documentos u otros antecedentes entre las partes contratantes que permitan identificar si estas estuvieron de acuerdo en asignar a cada rubro un porcentaje determinado del monto de la regalía.
Manifestó que la administración no desvirtuó los errores del cálculo aritmético advertidos durante el proceso gubernativo, los cuales consisten en la ausencia de relación de causalidad entre el valor girado por concepto de regalías y las importaciones efectuadas por la sociedad demandante, así como la improcedencia del cálculo efectuado por la administración para obtener el valor asignado a cada declaración de importación objeto de ajuste.
Explicó que la DIAN no advirtió que los bienes finales importados en mayo y junio no corresponden con las regalías giradas en el segundo trimestre del año 2008, pues estos bienes no se vendieron en dicho bimestre.
Señaló que no son correctos los cálculos realizados por la DIAN para efectos de asignar el valor de las regalías aplicable a las declaraciones de importación, toda vez que tomó el valor de la declaración de cambio con la que se pagó un valor estimado por concepto de regalías correspondiente al segundo trimestre del año y cuyo valor es superior debido al pago de un saldo pendiente del trimestre anterior.
Sostuvo que la administración tomó el valor de USD 261.413,26 para hacer el cálculo de las regalías que aplicaría a prorrata a cada una de las 35 declaraciones de importación de mayo a junio de 2008, pero no tuvo en cuenta que dicha declaración de cambio tiene en la casilla “Observaciones” una anotación que señala que al valor que se va pagar por el trimestre, se adiciona un pago faltante del primer trimestre de € 2.310 y, además, se calcula a partir de un valor “estimado” de lo que se espera sean las ventas de dicho trimestre.
Precisó que el valor de la sumatoria de los valores FOB de las declaraciones da como resultado un total de USD 1.174.946.17, no obstante al hacer el correspondiente cálculo se encontró que la DIAN efectuó mal la suma aritmética, puesto que tomó como valor la suma de USD 2.397.624,38.
Precisó que, a través del estudio de precios de transferencia del año 2008, se aclara cuáles son las compañías vinculadas de MANISOL S.A., y con cuáles de esas partes relacionadas la sociedad demandante tuvo operaciones de egreso por “Compra de inventarios para distribución” en el año 2008, fueron: Power Athletics, Catecu, Bata Singapore, Petu Sepatu TBK.
Argumentó que es irrefutable que las mercancías importadas y valoradas por la DIAN están intrínsecamente ligadas y conectadas al pago y canon de la licencia que debe pagar MANISOL a BATA BRANDS, el cual no es pagado al momento de la importación, sino que por decisión de las partes se posterga, mediante la base de un cálculo distinto, pero que debió formar parte del precio realmente pagado o por pagar.
Sostuvo que, de acuerdo con el contrato de licencia de marca, las regalías del 2% de las ventas se pagan sobre las ventas netas anuales, trimestralmente de forma anticipada, y si bien en el contrato se pactó que la explotación de la marca BATA incluye su uso, en publicidad y producción nacional, lo importante es que las regalías están tomadas por la DIAN para realizar el ajuste del valor en aduanas están delimitadas a las ventas netas de los productos importados.
Indicó que en el segundo trimestre del año 2008, la sociedad pagó y giró a BATA BRANDS por ventas netas de productos importados y sobre esos pagos y productos es que se realizó el ajuste en el valor de aduana, es decir, no se realizó por publicidad, ni por productos nacionales, sino por las ventas netas de los productos importados con la marca BATA.
Precisó que el hecho que la sociedad demandante diga que adquirió productos importados con no vinculados, no desvirtúa para nada lo demostrado por la DIAN, puesto que dichos productos importados fueron vendidos en Colombia con la marca licenciada y, según el contrato de marca, dicha adquisición de proveedores no vinculados debe ser pre aprobada en forma escrita por o en nombre de BATA BRANDS.
- Que constituya una condición de venta de las mercancías importadas:
Transcribió lo expuesto por el Comité Técnico de Valoración en Aduanas del Acuerdo de la OMC frente a que “El contrato de venta entre “proveedores del exterior” y MANISOL S.A., de los productos objeto de importación provisto con la marca “BATA” no consta condición alguna que estipule pago de un canon, SIN EMBARGO el pago del canon de licencia de marca “BATA” que MANISOL S.A. realiza a BATA BRANDS si constituye una condición de venta , ya que MANISOL S.A. tiene la obligación de pagar el canon a la sociedad matriz tanto de MANISOL S.A. como de los “proveedores del exterior” que es BATA BRANDS a consecuencia de la compra de la mercancía, pues MANISOL S.A. no tiene derecho a utilizar la marca “BATA” SIN PAGAR EL CANON. Los pagos por el derecho a utilizar la marca están relacionados con las mercancías objeto de valoración, y el importe de los pagos deberá añadirse al precio realmente pagado o por pagar”(8).
Frente a la afirmación de la sociedad demandante en el sentido de que no hay un pago directo o indirecto, porque no paga a ninguna de las compañías que le vende mercancía, indicó que sí le paga regalías a la casa matriz BATA BRANDS y las compañías que le venden las mercancías, es decir, todos ellos están vinculados económicamente, por lo tanto, se cumple la condición establecida en la Resolución 846 de 2004 que adoptó el reglamento comunitario Decisión 571 en el artículo 26 inciso segundo y en la Opinión Consultiva 4.11.
Destacó que si MANISOL no tiene un contrato escrito pre aprobado por BATA BRANDS donde la autorice para comprarle a un no vinculado de BATA BRANDS, es porque sencillamente dichos proveedores son vinculados de BATA BRANDS ya que de esta manera se consignó expresamente en el contrato de licencia de la marca “BATA”.
- Se base en datos objetivos y cuantificables.
Manifestó que al momento de la presentación de las declaraciones de importación que se modificaron, la sociedad contaba con documentos, anexos y asientos contables claros e irrefutables, los cuales configuran datos objetivos y cuantificables.
Adujo que la sociedad no puede negar que la mercancía importada en las declaraciones de importación era para comercializarla con las marcas licenciadas, que importa dichas mercancías para ser comercializadas, que mucho antes de la importación de dichas mercancías la sociedad tiene conocimiento a qué precio o valor se va a comercializar, lo anterior, porque es un hecho notorio el posicionamiento comercial que tiene la sociedad no solo en Colombia sino en el exterior, poseedora de una gran estructura y, por tanto, no se concibe que no esté a su alcance determinar el valor para vender las mercancías que son objeto de importación, que tiene una contabilidad aceptable y confiable, y que tiene un estudio de mercado donde de manera objetiva y acertada puede determinar los precios de su mercancía.
- No esté incluido en el precio pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Expuso la distinción entre los derechos de aduana y las normas tributarias en materia de retención en la fuente e impuesto de renta, y explicó que no existe en ninguna de las dos, norma jurídica que establezca que el hecho de que un rubro haga parte de la base para liquidar los derechos de aduanas, no haga parte de la base de retención en la fuente.
Afirmó que los datos para el cálculo del valor a ajustar por concepto del pago de regalías, en virtud del contrato de licencia suscrito entre las partes, fueron tomados tanto de la contabilidad de la sociedad como de la información que ella suministró durante la actuación administrativa aduanera los cuales están debidamente detallados en el requerimiento especial y la liquidación oficial de valor.
Precisó que la sociedad contaba con elementos para realizar el respectivo estimativo del valor provisional a agregar al precio realmente pagado o por pagar y, de esta manera, dar cumplimiento a la ley comunitaria y a la legislación aduanera interna, lo cual desatendió y originó que en las declaraciones de importación pagara unos tributos aduaneros menores a lo que debía cancelar.
Sentencia apelada
Indicó que al no encontrar la Sala relacionado el pago del canon con la mercancía objeto de declaración de importación, no es posible deducir qué porcentaje del mismo debe aplicarse para incrementar el valor de transferencia.
Manifestó que no es cierta la aseveración de la DIAN en el sentido que MANISOL contaba con datos objetivos y cuantificables y que, por ello, podía sumar al valor de compra el valor del canon, por cuanto el valor del canon, es decir el 2% está supeditado a las ventas netas del período, incluyendo las ventas del productos terminados importados y los fabricados en Colombia tanto con materia prima importada como local, lo que impide tener un valor objetivo y cuantificable al momento de presentar las declaraciones de importación.
Recurso de apelación
La entidad demandada, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente:
Manifestó que no solo debe tenerse en cuenta que la mercancía que se valoró y que aparece en las declaraciones de importación, se vendieron en el territorio aduanero nacional, que por dichas ventas, se pagaron regalías, y que fueron mercancías importadas con las marcas licenciadas por BATA BRANDS, sino que también, hay que tener en cuenta la vinculación entre BATA BRANDS, CATECU S.A., POWER ATLETICS y MANISOL , vinculación que no analizó ni tuvo en cuenta el a quo.
Precisó que, en ningún momento, el numeral 2º del artículo 26 del reglamento comunitario estableció la condición de que si existe producción interna o el cálculo de las regalías se hace de una determinada manera o sobre determinada base, no sea obligatorio el ajuste de la mercancía importada. Afirmó que, en este caso, no es aplicable la opinión consultiva 4.5, puesto que dicha opinión no se basa en los hechos de la vinculación exigida en el artículo 26 inciso 2º del reglamento comunitario, como sí se exige en la opinión consultiva 4.11.
Adujó que, al momento de analizar la existencia de condición de venta, se exigió más de lo debido, en razón a que el a quo determinó que no existía una condición de venta impuesta por el vendedor o un vínculo suyo que constara por escrito o que deviniera de las operaciones comerciales realizadas por MANISOL, puesto que el artículo 26, inciso 2º de la Decisión 571 establece claramente que deben darse por cumplidas dichas condiciones cuando dicho canon se pague a un tercero y un vinculado al vendedor exija el pago del canon al comprador, circunstancias estas que se aprecian en el expediente, ya que el pago se hace a un tercero (Bata Brands) y esta tiene vinculación con los vendedores de las mercancías, como CATECU S.A. y POWER ATLETICS.
Afirmó que está demostrado que el canon o regalía está relacionado con las mercancías importadas que se valoran, ya que sin duda alguna el producto importado corresponde a calzado de la marca BATA, es decir, la mercancía que se valoró corresponde a las marcas objeto de licenciamiento por parte de BATA BRANDS.
Precisó que del contrato de licencia de marca suscrito entre MANISOL y BATA BRANDS, se concluye no sólo la obligación del pago de la regalía por el uso y explotación de las marcas licenciadas, sino varias obligaciones relevantes para este caso y que fueron desestimadas por el a quo, como por ejemplo, la obligación de MANISOL de observar todas las instrucciones dadas por BATA BRANDS, respecto al uso adecuado de las marcas registradas y en cuanto remarcar la existencia de los derechos en los productos u otros.
Manifestó que, frente a la cláusula de rescisión de terminación anticipada del contrato por no pago, se pacta claramente la opción que BATA BRANDS de dar por terminado el contrato y la consecuencia es que MANISOL S.A., no puede usar las marcas licenciadas.
Afirmó que todos los ajustes para determinar el valor real en aduanas de las declaraciones se hicieron con base en el contrato de licencia de marcas, con documentos que establecían el monto de las regalías giradas a BATA BRANDS, con los valores FOB de la mercancía importada y con todos los documentos de contabilidad anexados por la parte demandante, lo que muestra que existían datos totalmente objetivos que se podían cuantificar para realizar dicho ajuste.
Explicó que para hacer el ajuste correspondiente se depuró el ajuste de tal manera que se llegaron a determinar, las ventas netas por producto importado que ingresó al país ya terminado, “de igual manera se llegó a determinar las regalías pagadas por el producto importado que ingresó al país ya terminado y se ajustaron al producto importado que ingreso al país ya terminado, es decir, que no se tomaron ni materia prima, ni producto nacional transformado con materia prima nacional, ni asesoramiento”(9).
Cuestionó el hecho que si la sociedad demandante cumplía con su vinculada BATA BRANDS pagándole trimestralmente de forma anticipada el pago de las regalías, las cuales se determinan con el reporte de las ventas netas, por qué razón no le puede cumplir al fisco e incluir dichos valores como lo establece la Resolución 846 de 2004, de la que adoptó el reglamento comunitario Decisión 571 en su artículo 26 inciso 5º.
Aclaró que las regalías proporcionalmente ajustadas se hicieron única y solamente a las mercancías importadas con la marca licenciada y no por servicios u otros conceptos, ya que los datos tomados por la DIAN están asentados en la contabilidad y en documentos como las declaraciones de cambio respectivas, declaraciones de importación donde aparece el valor FOB, asientos contables y extractos bancarios que demuestran que el valor reportado por la empresa es completo y exacto.
Indicó que al demostrarse que dicho canon o licencia de marca debe hacer parte del precio realmente pagado o por pagar en aduanas, era obligación de la demandante incluir dicho valor al momento de presentar las declaraciones de importación, así fuera de manera provisional, como se establece en inciso 5º del artículo 26 de la Decisión 571 y que resulta concordante con el artículo 252 del Decreto 2685 de 1999.
medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar (resaltado fuera de texto).
Así, conforme al literal c) del artículo 8º del acuerdo transcrito, para que proceda el ajuste del valor de transacción por concepto de cánones o derechos de licencia se deben configurar tres requisitos: i) el monto no debe estar incluido en el precio realmente pagado o por pagar; ii) debe estar relacionado con las mercancías que se importan; y, iii) debe constituirse directa o indirectamente como una condición de venta de dichas mercancías.
De otra parte, de conformidad con el artículo 14 del acuerdo, las notas que figuran en el anexo I forman parte integrante del mismo, lo que significa que deben interpretarse y aplicarse conjuntamente. Al respecto, la nota interpretativa del artículo 8º, del párrafo 1 c), en relación con los cánones y derechos de licencia como rubros a añadir del valor en aduana, indica: Párrafo 1 c)
- Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8º podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación.
- Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador.
En esta nota interpretativa se establece, de manera expresa, que al valor de transacción no se añadirá el precio de los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación, así como el pago de los derechos de distribución o reventa cuando no constituyan una condición de la venta.
Por su parte, en el ordenamiento de la Comunidad Andina, por medio de las decisiones 378 y 379, se aprobó el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio, decisiones que a su vez fueron sustituida por la Decisión 571 de 11 y 12 de diciembre de 2003, y en la cual se adoptan en el artículo 1º, para efectos de la valoración de la mercancía en aduana, los métodos establecidos en el Acuerdo del GATT, consagrando: ART. 1º—BASE LEGAL. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1º a 7º del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas notas interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo acuerdo, de la presente decisión y su reglamento.
Por último, la Resolución 846 de 2004 de la CAN, que adoptó el reglamento sobre el valor en aduana de mercancías importadas establecido en la Decisión 571 de
2003 en el artículo 26, enumera los parámetros, requisitos y reglas para adicionar al valor de transacción el precio pagado por cánones o regalías.
Con fundamento en el anterior marco normativo, procede la Sala a analizar el asunto de fondo planteado.
Canon o derecho de licencia
En primer lugar conviene precisar que, en el presente caso, no se discute el método de valoración(10)^ que se debe aplicar para establecer el valor de la mercancía, pues tanto MANISOL como la DIAN indican que el método aplicable, es el primero, es decir, el valor de transacción, definido como el precio realmente pagado o por pagar, al cual se debe estudiar si procede el ajuste realizado en razón a los cánones pagados a BATA BRANDS.
Ahora bien, luego de hecha esta precisión, el mencionado artículo 26 de la Resolución 846 de 2003 establece el concepto de canon y derecho de licencia en los siguientes términos: ART. 26.— Cánones y derechos de licencia.
- Los “cánones y derechos de licencia” se refieren en general a los pagos por los derechos de propiedad intelectual necesarios para: a) Producir o vender un producto o una mercancía con el uso o la incorporación de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos, modelos y conocimientos técnicos de fabricación, procedimientos de fabricación, o cualquier otro derecho de propiedad industrial contemplado en la Decisión 486, o en las que la sustituyan o modifiquen. b) Utilizar, fabricar o revender un producto o una mercancía con el uso de derecho de autor o derechos conexos contemplados en la Decisión 351 o en las que la sustituyan o modifiquen. c) Producir o vender un producto o una mercancía con el uso de derechos de obtentores de variedades vegetales contemplados en la Decisión 345 o en las que la sustituyan o modifiquen. (…).
De esta manera, el literal a) del artículo trascrito determina que de manera general se entiende por canon o derecho de licencia, todos los pagos relacionados con derechos de propiedad intelectual que permitan producir, vender, fabricar o revender un producto o mercancía con el uso o incorporación de una marca.
En el caso concreto se observa que el 1º de enero de 2006, MANISOL suscribió el contrato de licencia para uso de marcas con su vinculada, la sociedad extranjera BATA BRANDS.
En este punto es conveniente indicar que, de acuerdo con el estudio de precios de transferencia del ejercicio fiscal 2008(11)^ presentado por la sociedad demandante, tanto BATA BRANDS como MANISOL forman parte de Bata Shoes Organization (Grupo Bata), grupo económico que tiene como actividad comercial «la manufactura y comercialización de calzado para un amplio mercado a nivel mundial»(12). Así mismo, en el referido estudio de precios de transferencia se indica como una de las
vii. El CONCESIONARIO no utilizará las marcas registradas en productos destinados para su exportación del territorio sin el previo consentimiento escrito por BATA BRANDS; viii. El CONCESIONARIO acatará todas las políticas y procedimientos otorgados por o en nombre de BATA BRANDS para el funcionamiento de tiendas de venta al detalle de los productos; ix. El concesionario acatará de manera inmediata otras políticas razonables que se establezcan de tiempo en tiempo por BATA BRANDS, y que sean necesarias para la protección y defensa de los derechos de BATA BRANDS respecto de las marcas registradas en el territorio y en cualquier otro lugar, x. El CONCESIONARIO no utilizará las marcas registradas para la venta de los productos a través de otro sistema de comercio electrónico u orden de correo o por teléfono, sin el previo consentimiento escrito por BATA BRANDS. Los derechos concedidos aquí, se extenderán automáticamente a cualquier nueva marca registrada a la cual BATA BRANDS podría aplicar o registrar en el territorio, a menos que BATA BRANDS específicamente notifique al CONCESIONARIO dentro de los 60 días después de llenado el formulario de aplicación que la nueva marca registrada será excluida de este contrato. A falta de dicho aviso, la mencionada nueva marca registrada estuviese incluida en el anexo adjunto.
2. SERVICIOS DE MANEJO DE MARCA. A solicitud del CONCESIONARIO, BATA BRANDS brindará asesoramiento al CONCESIONARIO con referencia a registros de marca y mercadeo aplicables al uso de los derechos en el territorio por parte del CONCESIONARIO(14).
Por su parte, la cláusula cuarta del referido contrato, respecto al pago que MANISOL debe efectuar por los derechos licenciados a BATA BRANDS, establece: a) Derechos anuales: De acuerdo con los derechos aquí concedidos, el CONCESIONARIO debe remitir a la cuenta bancaria de BATA BRANDS, a designar por BATA BRANDS, por escrito, de tiempo en tiempo, los derechos de pago anuales, en dólares americanos, después de efectuar las retenciones e impuestos, recaudaciones o deudas de todo tipo impuestas por cualquier autoridad dentro del territorio. Los que deberán ser iguales al dos por ciento (2%) de las ventas anuales netas del CONCESIONARIO, tal como se detalla en la declaración anual jurada del impuesto a las utilidades de empresas, establecida en los Estados Unidos de resultados auditados del CONCESIONARIO. Si estos derechos aún no están transformados en dólares americanos, deberán ser convertidos a dólares americanos tal y como se indica en el documento. b) Pagos trimestrales anticipados contra derechos de pago: Dentro de los diez (10) primeros días de cada trimestre, el CONCESIONARIO deberá remitir un pago anticipado trimestral contra derechos de pago a la cuenta bancaria de BATA BRANDS, designada por BATA BRANDS. Este pago se llevará a cabo como indique BATA BRANDS de forma escrita de tiempo en tiempo, y será equivalente a la cuarta parte del valor de los derechos de Pago aplicable a las ventas anuales estimadas del CONCESIONARIO como serán reportadas por
el CONCESIONARIO a BATA BRANDS, de acuerdo con la sección 5 (a) incluida en este documento(15)^ (resaltado fuera de texto).
De acuerdo con el contrato de licencia para uso de marca suscrito por MANISOL, el pago que debe realizar a BATA BRANDS, cuyo monto se establece como el 2% de las ventas anuales que la licenciante realice, atiende a la definición de canon o derecho de licencia que establece el artículo 26 de la Resolución 846 de 2003, puesto que corresponde a un contraprestación por el derecho no exclusivo y revocable que otorga el licenciante a la sociedad demandante de utilizar el nombre y la denominación “BATA” en su nombre comercial, así como aplicar las marcas registradas en los productos, embalajes, publicidad, material de exposición en tiendas de ventas. El pago también incluye el asesoramiento por parte de BATA BRANDS en el registro de marcas y mercadeo aplicable al uso de la marca BATA.
- Características que el pago debe presentar para que forme parte del valor de transacción.
Ahora bien, siguiendo en el estudio del artículo 26 de la Resolución 846 de 2004, el numeral segundo lista de manera taxativa las características que debe presentar el pago del canon o del derecho de licencia para que este pueda formar parte del valor de la mercancía y, por ende, deba sumarse al precio realmente pagado o por pagar, en los siguientes términos: ART. 26.—Cánones y derechos de licencia. (…).
- El canon o el derecho de licencia sólo se sumará al precio realmente pagado o por pagar, si ese pago: a) está relacionado con la mercancía que se valora. b) constituye una condición de venta de dicha mercancía, y c) se basa en datos objetivos y cuantificables. d) no está incluido en el precio realmente pagado o por pagar Cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un tercero, la condición de que esté relacionado con la mercancía que se valora y que constituya una condición de venta de dicha mercancía, sólo se considerará cumplida, si el vendedor, o una persona vinculada al mismo, exige al comprador que efectúe dicho pago. A tales efectos se considerará que la condición de venta no necesariamente debe estar prevista de manera expresa en un contrato sino que esta pueda probarse con los elementos de hecho de las operaciones comerciales. (…) (Resaltado fuera de texto).
De esta manera, como ya se indicó, para adicionar al precio de transacción los pagos por canon deben: i) estar relacionados con la mercancía que se valora, ii) constituir una condición de venta de dicha mercancía, iii) basarse en datos objetivos y cuantificables, y iv) no estar incluido en el precio realmente pagado o por pagar. Sin embargo, cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un tercero, la condición de que esté relacionado con la mercancía que se valora y que constituya una condición de venta de dicha mercancía, sólo se
PROVEEDOR
DECLARACIÓN DE
IMPORTACIÓN
MARCA VINCULACIÓN
DYNASTY FOOTWEAR
LTD
BUBBLE
GUMMERS
NO
TOP WINNER CANADA
TRADING INC
BUBBLE
GUMMERS
NO
CORITNA CHINA
LIMITED
23030014270831 SPARX NO
CORTINA CHINA
LIMITED
23030014270847 SPARX NO
CATECU S.A. 23030014270854 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 23030014270861 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 23030014280461 BATA SI
CATECU S.A. 23030014280479 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 23030014280486 NORTH STAR SI
CALZADO ATLAS S.A. 23030014284091 SPARX NO
FTA FOOTWEAR (HK)
LIMITED
23030014287319 SANDAK NO
CATECU S.A. 01186051902001 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 01186051902019 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 01186051902026 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 01186051902033 NORTH STAR SI
CATECU S.A. 01186051902040 NORTH STAR SI
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
BISING FOOTWEAR CO
LTD
14308030606344 SPARX NO
VBC INTERNATIONAL
LTD
BUBBLE
GUMMERS
NO
VBC INTERNATIONAL
LTD
BUBBLE
GUMMERS
NO
POWER ATHLETICS
LIMITED
23030014327504 POWER SI
CATECU S.A. 23030014327529 NORTH STAR SI
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
CATECU S.A. 23030014340807 BATA SI
CATECU S.A. 23030014340814 NORTH STAR SI
ORIENTAL ENTERPRISES
LTD
23030014340821 VERLON NO
XIAMEN JIASHENG
FOREING TRADE CO LTD
09013021054140 SPARX NO
CATECU S.A. 23030014354700 NORTH STAR SI
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
23030014354718 BATA NO
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
LEA INTERNATIONAL
ENTERPIRSES LIMITED
BUBBLE
GUMMERS
NO
CATECU S.A. 23030014354757 BATA SI
En relación con las marcas BUBBLEGUMMERS, SPARX, SANDAK y VERLON se observa que BATA BRANDS es titular de las mismas, de acuerdo con la información que obra en el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio(18), en la cual se precisa lo siguiente:
MARCA
TITULAR
DE LA
MARCA
CERTIFICADO Y
RESOLUCIÓN
SERVICIOS
BUBBLEGUMMERS
(Nominativa)
BATA
BRANDS
Certificado 116052 y Resolución 5632 de 24 de marzo de 1995. Concede.
JUEGOS, JUGUETES,
ARTÍCULOS DE
GIMNASIA Y DEPORTE
NO COMPRENDIDO EN
OTRAS CLASES
BUBBLEGUMMERS
(Nominativa)
BATA
BRANDS
Certificado 103704 y resoluciones 624 y 9969 de 24 de enero 1995 y 29 de mayo de
- Concede.
VESTIDOS, CALZADOS,
SOMBRERERÍA.
BUBBLEGUMMERS
(Mixta)
BATA
BRANDS
Certificado 158105
SALAS DE EXPOSICIÓN
DE PRODUCTOS TALES
COMO CALZADO Y
ARTÍCULOS DE VESTIR,
LOS CUALES INCLUYEN
SERVICIOS DE ASESORÍA
ORIENTACIÓN
BUBBLEGUMMERS
(Mixta)
BATA
BRANDS
Certificado 104480
VESTIDOS, CALZADOS,
SOMBRERERÍA.
BUBBLEGUMMERS
(Nominativa)
BATA
BRANDS
Certificado 116502 y Resolución 5632 de 24 de marzo de 1995.
JUEGOS JUGUETES,
ARTÍCULOS DE
GINMASIA Y DEPORTE
NO COMPRENDIDOS EN
